Dans l’affaire récente Re Spirits International BV, 2012 CAF 131 (disponible en anglais seulement), la Cour d’appel fédérale a rendu une décision dans laquelle elle précise à quelles conditions un titulaire de marque de commerce peut réclamer l’utilisation de sa marque de commerce par une partie liée. Cette décision se révélera intéressante pour les gestionnaires de marque et les sociétés liées qui partagent des actifs de PI.
L’affaire Re Spirits International BV découle d’une demande de radiation d’une marque de commerce en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Cet article prévoit une procédure rapide pour éliminer du registre le « bois mort » des marques de commerce non utilisées. Suite à la réception d’une demande en vertu de l’article 45, le registraire exige qu’un titulaire de marque de commerce lui fournisse la preuve qu’il a utilisé la marque de commerce au cours des trois dernières années. Le titulaire peut également démontrer qu’une autre entité a utilisé la marque, mais cet usage est imputé au profit du titulaire (c.-à-d. par l’intermédiaire d’une licence). Si le titulaire peut fournir une preuve suffisante de l’utilisation, l’enregistrement sera maintenu, mais s’il échoue, la marque de commerce sera alors radiée.
L’un des points clé de l’analyse de l’article 45 relativement à l’utilisation sous licence est de savoir si l’utilisation par le licencié est imputable au titulaire. L’article 50 de la Loi sur les marques de commerce prévoit deux exigences qui doivent être respectées afin que l’utilisation sous licence soit imputée au titulaire de la marque de commerce. D’abord, l’utilisation doit être sous licence. Ensuite, le titulaire doit exercer un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des biens et services avec lesquels la marque de commerce est utilisée.
Le tribunal dans Re Spirits International BV a traité l’application de ces exigences dans le contexte des procédures de l’article 45. S’est retrouvé en jeu devant la Commission des oppositions des marques de commerce (la « Commission »), la marque de commerce MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Design de Spirits International BV (« Spirits BV »). Spirits BV a fait valoir l’utilisation de la marque de commerce en déposant un affidavit souscrit par M. Fedornya, directeur de sa filiale suisse. Dans son affidavit, M. Fedornya a attesté que « MA COMPAGNIE » exerçait le degré de contrôle requis sur la production de vodka vendue en association avec la marque de commerce au Canada. Toutefois, le terme « MA COMPAGNIE » était défini dans l’affidavit comme comprenant plusieurs sociétés différentes appartenant à la société mère de Spirits BV, SPI Group. Pour la Commission, cela créait une ambiguïté fatale dans la preuve de Spirits BV étant donné qu’il n’était pas clair si Spirits BV exerçait le contrôle de qualité requis sur les produits portant la marque de commerce ou si le contrôle était exercé par certaines autres entités au sein du groupe de sociétés de Spirits International. Comme la structure d’entreprise ne peut permettre à elle seule de prouver l’existence d’un contrôle de qualité, la Commission a jugé que les exigences de l’article 50 n’avait pas été respectées. Ainsi, Spirits BV ne pouvait se prévaloir de l’avantage de l’utilisation par une partie liée, et il a donc été ordonné de radier la marque de commerce.
En appel devant la Cour fédérale, Spirits BV a déposé un nouvel affidavit et a prétendu que cette preuve supplémentaire justifiait la cassation de la décision de la Commission. Le deuxième affidavit était souscrit par M. Denisov, directeur des affaires juridiques de Spirits International (Cyprus) (« Spirits Cyprus »), une autre filiale de SPI Group. Ce deuxième affidavit énonçait que Spirits Cyprus détenait une licence d’utilisation de la marque de commerce au cours de la période en cause et que Spirits BV avait délégué la fonction du contrôle de la qualité aux autres membres de son groupe d’entreprises, qui ont procédé à des « vérifications périodiques » de la qualité de la vodka. La Cour fédérale a noté, toutefois, que ce deuxième affidavit était toujours ambigu à plusieurs égards, et s’est contenté d’affirmer qu’une licence existait au cours de la période en cause, sans fournir les dates de début ou de fin de cette licence. En conséquence de ces failles, la Cour fédérale a jugé que le nouvel affidavit ne changeait rien aux conclusions de la Commission, et n’a pas cru bon de modifier la décision initiale de la Commission.
La Cour d’appel fédérale a adopté une façon très différente d’aborder la question. Elle a en premier lieu noté que le fardeau de la preuve pour le titulaire de la marque de commerce dans le cadre des procédures de l’article 45 [TRADUCTION] « n’est pas un lourd fardeau » et que [TRADUCTION] « un affidavit ou une déclaration solennelle sera suffisant dans la mesure où il fournit une description des faits de l’utilisation de la marque de commerce visée ».
La Cour d’appel fédérale a ensuite tiré ses propres conclusions sur la foi des deux affidavits. Elle a d’abord rejeté l’argument voulant que la nature de la licence de Spirits Cyprus était confuse et a jugé que les déclarations de l’affidavit de Denisov comportaient [TRADUCTION] « plus que de simples suggestions » et qu’elles révélaient [TRADUCTION] « des affirmations de faits décrivant la façon dont Spirits BV exerçait le degré de contrôle requis ». Selon la Cour d’appel fédérale, il peut être remédié à toutes ces ambigüités en tenant compte des faits énoncés dans les affidavits et des factures des ventes de vodka au Canada fournies par Spirits BV. Ces documents, dans leur ensemble, laissent supposer que Spirits Cyprus était un agent de vente licencié pour Spirits BV. De plus, la Cour d’appel fédérale a statué que la déclaration de l’affidavit Denisov établissant que Spirits Cyprus était licencié au cours de la période en cause était suffisante, et que l’absence d’une date précise de début et de fin n’était pas pertinente : [TRADUCTION] « cela n’aurait rien ajouté de mentionner la date de début ou de fin de la licence ». Par conséquent, les affidavits ont établi le niveau requis d’utilisation, et l’enregistrement a été maintenu.
Bien que Re Spirits International BV constitue une décision rassurante pour les propriétaires de marque de commerce confrontés aux exigences de l’article 45, elle souligne néanmoins le besoin pour les entités liées et les filiales de faire en sorte que les membres de leur groupe d’entreprise prennent des mesures appropriées en matière de licence pour se conformer en tout temps aux exigences de l’article 50. Les propriétaires de marque de commerce doivent également s’assurer de présenter, face aux exigences de l’article 45, une preuve claire et sans ambiguïté concernant l’utilisation, la licence et le contrôle de la qualité. Une preuve solide devant la Commission pourrait éviter des appels coûteux devant la Cour fédérale.
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